1. Introducción
Con fecha 7 de octubre de 1998 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 17.011 que establece el nuevo régimen de marcas, derogando la Ley 9.956 del 4 de octubre de 1940.
De acuerdo con lo establecido en la exposición de motivos, las modificaciones realizadas pretenden adecuar nuestra legislación marcaria a las nuevas condiciones en que se desenvuelve el comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación y el impulso del sector servicios, que no pudieron ser contempladas por la antigua ley. Asimismo las modificaciones pretenden adaptar el régimen nacional a los diferentes convenios internacionales suscritos por nuestro país que prevén figuras no reguladas en la normativa anterior dado que son posteriores a la misma.
Desde el punto de vista formal, la norma ha sido dividida en capítulos y secciones permitiendo un análisis más claro y racional de sus disposiciones. Desde el punto de vista sustancial, se han realizado diferentes modificaciones y se tratan temas que anteriormente no eran regulados, algunos de estos aspectos serán analizados a continuación.
2. Concepto de marca
La Ley 17.011 define las marcas en el artículo 1 estableciendo textualmente:
Artículo 1°.- Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.
De esta manera se amplía el espectro de lo que puede ser registrado dado que se admite como posibilidad los signos olfativos, gustativos, auditivos, etc. El registro de este tipo de signo no visible, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 2 de la nueva ley, estará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.
También se pueden constituir como marcas las frases publicitarias, aceptando de esta forma las nuevas tendencias comerciales que enlazan indisolublemente con la publicidad del producto o servicio.
La norma incluye en su regulación las marcas colectivas -artículo 38- y las define como aquellas que son utilizadas para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad como por ejemplo las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios.
Otra innovación es la figura de la marca de certificación o de garantía que está definida en el artículo 44 de la ley:
Artículo 44°.- Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.
Como ejemplo de este tipo de marcas podemos mencionar a las expedidas por el LATU, SUL, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, etc.
3. Forma de adquirir el derecho sobre una marca
La ley de 1940 regulaba la adquisición del derecho sobre la marca disponiendo que su registro establecía la presunción legal de que quién realiza la inscripción es el propietario de la misma. Luego de realizada la inscripción se consagraba un plazo de dos años para oponerse al registro de la marca por razones de similitud o uso anterior. De esta forma se consagraba un régimen mixto, de uso y de registro.
El nuevo sistema innova a los efectos de otorgar mayor certeza y claridad, optando por un régimen constitutivo por el cual el derecho sobre la marca se adquiere por el registro. Para realizar el cambio en forma gradual y no perjudicar al simple usuario de un signo, la ley prevé un periodo transitorio de dos años a contar desde su vigencia, durante el cual el simple usuario -ante la solicitud de registro por un tercero- podrá requerir el registro de la marca utilizada así como ejercer las acciones de anulación del registro de una marca inscripta con posterioridad a su uso.
En relación con la inscripción de marcas registradas en el extranjero, el artículo 10 habilita exclusivamente a sus propietarios por sí o a través de quién acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre. Este artículo pretende evitar que marcas existentes en el extranjero sean registradas por terceros a los efectos de obtener un beneficio mediante su venta al titular del exterior para obtener su registro en nuestro país.
4. Nulidades
En lo que tiene que ver con el régimen de nulidades se distingue entre nulidades absolutas y relativas. Las primeras son provocadas por la utilización, entre otros, de los nombres de Estados y de Gobiernos Departamentales, símbolos, escudos nacionales o departamentales, los símbolos que imiten monedas o billetes, las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, las letras o los números individualmente considerados sin forma particular, el color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticas, etc. Si estamos en presencia de una nulidad absoluta, el plazo para ejercer la acción es imprescriptible.
No son consideradas como marcas e irrogan nulidad relativa, entre otras, la utilización de banderas, escudos, palabras que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales siempre que su uso no sea autorizado, las obras literarias y artísticas, el solo apellido si hay oposición fundada de quién lo lleva, los signos o palabras que constituyan la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. En este caso el plazo para ejercer la acción de nulidad es de quince años salvo que se trate de marca notoria o cuando haya sido registrada con mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier momento.
5. Registros
Se crea el Registro de Licencias de Marcas a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, definiendo la norma en su artículo 58 a la licencia como un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.
El Registro de Prenda Industrial de Marcas pasa a la órbita de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Marcas. La mencionada dirección también llevará un registro de los embargos y prohibiciones de innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten las marcas registradas o en trámite, unificando de esta forma todo lo relativo a marcas.
El Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial también será llevado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial estableciéndose como requisitos para obtener la matrícula: ser mayor de edad, tener domicilio legal constituido, acreditar buena conducta, ser bachiller y aprobar un examen de suficiencia con excepción de los abogados.
Dr. Luis Lapique
- – -
Publicado originalmente en Economía y Mercado de El País.
Enviar este artículo
